Certificat d’utilité ou brevet pour protéger mon invention en France ?
Tout comme le brevet, le certificat d’utilité permet de protéger une invention technique. Il est indispensable que l’invention respecte les critères d’une invention nouvelle, présentant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
Le certificat d’utilité et le brevet se présentent de la même façon, ils contiennent :
- un titre
- une description détaillée de l’invention, accompagnée d’éventuels dessins
- et des revendications qui définissent le monopole.
Ils sont publiés 18 mois après la date de dépôt ou de priorité.
En France, la demande d’un brevet ou d’un certificat d’utilité peut être faite par une personne physique ou une personne morale. Le déposant peut être représenté par un mandataire.
Quelles sont les différences majeures entre un certificat d’utilité et un brevet ?
Tout d’abord, la durée de protection de ces deux titres diffère :
- le certificat d’utilité est valable 10 ans maximum
- le brevet est délivré pour une période de 20 ans maximum
Chaque année, un paiement d’annuité sera exigé. Ces annuités sont plus importantes d’année en année. Si vous ne les payez pas, le brevet ou le certificat d'utilité tomberont dans le domaine public.
Autre différence majeure, le rapport de recherche d’antériorité. Contrairement au brevet, lors de la procédure de délivrance d’un certificat d’utilité, aucun rapport de recherche d’antériorités n’est établi.
Ce rapport de recherche d’antériorité sera exigé qu’en cas d’action en contrefaçon fondée sur un certificat d’utilité.
Avec le certificat d’utilité, le déposant dispose donc d’un délai supplémentaire en conditionnant l’établissement d’un rapport de recherche d’antériorité, ultérieurement à la procédure de délivrance, à une action en contrefaçon.
Enfin, il n’y a pas de procédure d’opposition prévue en France pour les certificats d’utilité, contrairement à la procédure instaurée par la loi PACTE en matière de brevet.
Comme le brevet, le certificat d’utilité peut être utilisé dans le cadre d’une action en contrefaçon. Toutefois, il est nécessaire de faire établir par l’INPI, avant toute action, un rapport de recherche d’antériorité. Le titulaire du certificat d’utilité doit alors présenter une requête en établissement du rapport de recherche auprès de l’INPI (et payer la taxe de recherche associée).
Quels sont les avantages du brevet ?
Un brevet constitue avant tout un « droit d’interdire », il confère le droit d’autoriser ou non vos concurrents à utiliser votre technologie. Il est considéré comme un titre fort car il constitue un élément important dans l’actif immatériel d’une entreprise permettant de valoriser votre société voire de générer des revenus. L’examen de fond effectué avant délivrance tant sur la nouveauté que sur l’activité inventive renforce sa valeur juridique.
Quels sont les avantages du certificat d’utilité ?
Le certificat d’utilité bénéficie d’une procédure d’examen allégée par rapport au brevet et permet donc d’obtenir un titre plus rapidement et à un coût plus modéré qu’un brevet.
Il permet de protéger des inventions dont la brevetabilité n’est pas certaine mais pour lesquelles un titre officiel de propriété industrielle est souhaité. Ce titre peut jouer un rôle dissuasif et permet d’assoir une stratégie d’occupation de terrain.
Dans les domaines technologiques évoluant rapidement, le certificat d’utilité peut parfois être un choix pertinent. Ce titre est notamment intéressant pour protéger des inventions à durée de vie courte.
Comme la demande de brevet, le certificat d’utilité fait naître un droit de priorité permettant d’étendre sa protection à l’étranger tout en bénéficiant de la date de dépôt à l’INPI (sous certaines conditions).
En 2019, la loi PACTE a renforcé le champ du certificat d’utilité. Sa durée de protection est passée de 6 à 10 ans avec la possibilité de le transformer en brevet, et ce, jusqu’au début des préparatifs techniques de publication intervenant 16 mois aprés le dépôt de la demande.
La demande de certificat d’utilité n’est pas examinée sur le fond. Il n’y a donc pas d’établissement de rapport de recherche, ni d’opinion émise quant à la nouveauté et l’activité inventive de l’objet tel qu’il est revendiqué. Seul un examen formel est effectué avant sa délivrance.
Bien qu’il ne soit pas examiné sur le fond, il est préférable que le texte d’une demande de certificat d’utilité soit aussi complet que celui d’une demande de brevet au niveau des descriptions et des revendications avec le même formalisme technique. Ces étapes sont importantes car le déposant a la possibilité de transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, le texte déposé et transformé ne pouvant pas être modifié. Cette transformation devra être accompagnée du paiement d’une taxe de recherche et donnera lieu à l’établissement d’un rapport de recherche d’antériorité.
Les passerelles entre demandes de brevet et de certificat d’utilité permettent en effet de convertir ces titres en l’un ou en l’autre, lorsqu’ils sont encore au stade de demande.
Ainsi, une demande de brevet peut être convertie en certificat d’utilité, ce qui peut être intéressant par exemple en cas de rapport de recherche défavorable établi en cours de procédure afin d’obtenir tout de même la délivrance d’un titre. Et depuis la loi PACTE, dans le respect des délais de préparatifs techniques de publication, une demande de certificat d’utilité peut être convertie en demande de brevet, ce qui peut servir dans les cas où l’on n’est pas encore certain de vouloir obtenir un brevet au moment du dépôt.
Combien ça coûte ?
Les dépôts de brevet et de certificat d’utilité se font en ligne sur le portail e-procédures de l’INPI.
Le dépôt de brevet coûte 26 euros auxquels s’ajoutent 520 euros pour le rapport de recherche et 90 euros pour la délivrance.
Le dépôt en ligne d’un certificat d’utilité coûte 26 euros auxquels il faut ajouter une taxe de délivrance de 90 euros. Tout comme le brevet, il faut payer des annuités (taxe versée chaque année) pour le conserver.
Les PME peuvent bénéficier de réductions accordées par l’INPI (50 % sur les principales taxes de dépôt de brevet) ainsi que du SME fund, pour réduire les frais liés au dépôt.
À ces taxes peuvent s’ajouter les frais liés au recours aux professionnels de la PI pour vous assister dans la rédaction de votre brevet et dans l’obtention du titre.
Comment exploiter ces deux titres ?
Un brevet est un bien immatériel dont une entreprise peut disposer selon ses intérêts. Le titulaire du brevet peut donc autoriser des tiers à exploiter l'invention aux conditions convenues contractuellement. Ces dernières peuvent être financières ou sous forme d'une licence croisée voire une combinaison des deux. Il est aussi possible de le vendre, le louer ou l’apporter en société.
Sans recherche d’antériorité préalable, le certificat d’utilité n’offre pas la même valeur qu’un brevet auprès des investisseurs ou des partenaires. Un certificat d’utilité est un titre officiel pour protéger des inventions et permet d'occuper le terrain vis-à-vis des concurrents. Il peut constituer une étape intermédiaire intéressante avant d’être transformé en brevet.
Selon la croissance et l’évolution du portefeuille de propriété intellectuelle d’une entreprise, elle peut décider de transformer une ou plusieurs demandes de certificats d’utilité en demandes de brevet, et ce, uniquement sur ses inventions les plus porteuses sur son marché afin d’obtenir un monopole plus long sur 20 ans.
À savoir : Depuis le 1er juillet 2020, il est possible de déposer auprès de l’INPI une demande provisoire de brevet, qui peut être transformée en certificat d'utilité dans un délai de 12 mois.
Comment étendre sa protection à l’étranger ?
Pour ces deux titres, une demande de protection à l’international auprès d’un office étranger peut être effectuée en invoquant le droit de priorité. Il n’existe pas de voie centralisée pour obtenir un certificat d’utilité dans plusieurs pays à la fois mais vous pouvez toutefois procéder à une demande internationale de brevet (PCT) sur la base de votre certificat d’utilité.
