Déposer le nom de mon produit : comment vérifier sa disponibilité ?
Le choix d’un nom pour un nouveau produit s’effectue en fonction de notions marketing évidentes (marché, cibles, bénéfices client, etc.) mais il doit aussi prendre en compte les conditions de validité d’une marque auprès de l’INPI.
Quels sont les critères premiers à respecter dans le choix du nom ?
Alexandra Basso : Le nom choisi doit dans un premier temps être suffisamment distinctif et licite par rapport à votre activité. C’est-à-dire qu’il ne doit pas se contenter de décrire les produits et services pour lesquels vous souhaitez protéger votre marque, ni reprendre des termes règlementés, voire interdits dans le cadre d’une marque.
Le nom choisi doit être disponible. En effet, celui-ci ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs qui pourraient anéantir les chances d’utiliser ce nom pour commercialiser votre produit. Le nom doit être disponible pour éviter toute action en opposition de votre demande d’enregistrement de marque, ou toute action en contrefaçon.
Une recherche d’antériorité est donc primordiale et nécessaire.
Les droits antérieurs sont composés de nombreux signes distinctifs : les marques enregistrées, les noms commerciaux, enseignes, nom de domaines, etc.
Comment réaliser une recherche d’antériorité et qui est habilité à la faire ?
A.B : On effectue une recherche d’antériorité en recherchant le nom ou le logo que l’on souhaite déposer dans des bases de données marque, dénomination sociale du nom en question, sur le territoire choisi : en France, dans l’Union européenne (marques européennes ET marques de chaque État de l’Union européenne), dans d’autres pays, et pour des classes de produits et services représentant l’activité souhaitée ainsi que des classes de produits ou services similaires ou complémentaires.
Les résultats sont approfondis par la lecture des produits et services effectivement désignés (afin de vérifier que les produits et services désignés sont identiques ou similaires à ceux que l’on souhaite designer), ainsi que la vérification que les signes sont bien identiques ou sources d’un risque de confusion chez le consommateur.
Cette recherche peut être faite « manuellement » sur les bases de données gratuites telles que DATA INPI pour la France, Tmview, pour l’international.
L’INPI propose également de faire une recherche payante via un moteur de recherche. Enfin, vous pouvez faire appel à un conseil en propriété industrielle qui analysera les résultats pour vous avec des recommandations sur les suites à donner.
Lorsque l'on envisage de déposer une marque pour protéger le nom de son produit, il est nécessaire de s'interroger au préalable sur la disponibilité du signe que l'on souhaite protéger en effectuant une recherche de disponibilité. Votre recherche peut porter sur le nom que vous choisissez : recherche à l’identique ou sur les noms similaires : recherche de similarité.
Si vous effectuez une recherche manuellement sur les bases de données, la recherche se fera à l’identique, c’est-à-dire que le moteur de recherche fera apparaitre toutes les marques ou les dénominations sociales, faisant ressortir exactement le ou les termes indiqués dans l’ordre indiqué. Il est donc recommandé de faire également cette recherche avec des orthographes différentes du nom choisi.
Au-delà de la recherche à l’identique qui constitue un premier niveau gratuit, une cherche de similarité est également recommandée.
La similarité entre deux signes découle de l’existence de ressemblances telles que les consommateurs risquent de les confondre. Elle est établie en tenant compte des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles entre eux.
Une recherche de similarité, effectué via certains moteurs de recherche payants, fait donc ressortir des signes similaires à celui indiqué dans la requête. La recherche payante de l’INPI propose d’effectuer cette recherche par similarité sans analyse des résultats. Il vous appartient d’interpréter les résultats. Les conseils en propriété industrielle peuvent vous aider pour cela en procédant à la comparaison des produits et services, ainsi qu’à celle des signes en présence et vous proposant une stratégie d’action en cas d’antériorités gênantes.
Combien coûte une recherche à l’identique ou une recherche par similarité ?
A.B : Une recherche manuelle à l’identique est gratuite car effectuée par vous-même sur des bases de données gratuites.
Les tarifs pour une recherche par similarité réalisée par l’INPI, quant à eux, varient en fonction de la portée de la recherche : de 50€ pour une recherche dans la base marque France ou de société pour 3 classes ou 3 GAS (Un GAS est un regroupement de codes NAF (Nomenclature d’Activité Française, anciennement les codes APE) à 695€ pour une recherche de marque figurative française pour 3 classes.
Quels sont les risques encourus à ne pas faire ce type de recherche ?
A.B : Le principal risque lorsqu’on n’effectue pas de recherche d’antériorité avant le dépôt est l’action en opposition ou en contrefaçon. Le déposant risque donc la perte des coûts de dépôts, dans le cadre d’une action en opposition, des dommages et intérêts et d’autres sanctions civiles et/ou pénales dans le cas d’une action en contrefaçon.
Le déposant risque également de devoir rechercher un autre nom, retravailler son logo, parfois faire rééditer cartes de visites, documents commerciaux, étiquettes, engendrant une perte de temps et des coûts supplémentaires.
Effectuer une recherche avant le lancement du produit et le dépôt de la marque permet aussi de connaitre les risques et d’anticiper les conflits éventuels.
Après s’être assuré de la distinctivité, de la licéité et de la disponibilité du nom ou du logo choisi, c’est le moment de déposer votre demande d’enregistrement de marque auprès de l’office compètent (INPI pour une marque Française ou/et EUIPO pour une marque de l’union européenne). Apres un examen de la validité du signe déposé, la marque sera enregistrée et la protection du nom de votre produit remontera au jour du dépôt de la marque.
Une fois enregistrée, votre marque produit ses effets sur le territoire choisi et pour les produits et services revendiqués pour 10 ans. Si vous utilisez toujours votre marque au bout de 10 ans, vous ne devez pas oublier de procéder à son renouvellement.
De même, il vous faudra défendre votre marque en cas de contrefaçon, c’est-à-dire détecter les cas de contrefaçon et agir par l’envoi de lettres de mise en demeure, puis d’actions auprès de l’office (opposition) ou des tribunaux (contrefaçon).
Pour vous aider à détecter des dépôts de marques similaires à votre nom de produit, il convient de mettre en place une surveillance, par exemple en programmant une alerte sur DATA INPI , ou encore une surveillance auprès des services de l’INPI . Une surveillance sur les moteurs de recherche et publications de votre secteur d’activité peut également être mise en place.
À noter : vous êtes considérés comme négligeant si vous laissez un usage non autorisé de votre marque par un tiers sans réagir (forclusion par tolérance au bout de 5 ans).
Il est également important de savoir que votre marque doit être régulièrement exploitée, sous la même forme que celle du dépôt, ou une forme n’en modifiant pas le caractère distinctif, et de conserver des preuves de cette exploitation, sous peine de risquer une déchéance pour défaut d’exploitation pendant 5 ans consécutifs.
L’exploitation peut être réalisée par vous-même ou par un ou des tiers officiellement autorisés par vous à utiliser cette marque par la concession d’une licence (exclusive ou non). La licence vous permet ainsi d’échapper à la déchéance, ou tout simplement de vous rapporter des redevances.
Enfin, votre marque est susceptible de connaitre de nombreux changements pendant sa vie : changement de titulaire pour tout ou partie de la marque, concession à titre de licences, nantissements, renonciations totales ou partielles… Ces modifications, ainsi que tout changement concernant le titulaire de la marque (adresse, nom) doivent faire l’objet d’une inscription auprès de l’office.
